案例十七运用专利法律依法确定侵权
一、案情介绍
1999年11月22日，某公司收到了Z市中级人民法院关于公司侵害他人专利权一案的诉状和相关资料。该专利名称为机油冷却器，专利为实用新型专利，申请日是1997年9月25日。该专利授权公告的权利要求是：一种机油冷却器，该器的筒体内连接挡油板，挡油板接冷却管，筒体两端分别连接一个端盖，其特征是两个端盖分别连接一个放水阀，冷却器的底平面高于放水阀的中心线。
针对专利权人的侵权指控，公司把被指控的侵权产品与专利权利要求书对比后，分析认为被指控的侵权产品完全被专利权人的权利要求覆盖，表面侵权成立。
二、处理经过
针对案情，某公司找到了两份出版物。其一是《190系列柴油发动机使用维护手册》（以下简称《手册》）。《手册》的附图和说明披露了一种机油冷却器，该冷却器与专利冷却器都是一种管壳式冷却器。两者之间的不同之处是，该专利冷却器比《手册》冷却器少了端盖上部的两个放水阀，以及一个端盖上设置的与压缩空气管嘴相连的均压喇叭两个技术特征。其二是《内燃机管壳式机油冷却器技术条件》（GB10906—89）。该标准第4.9条规定冷却器端盖应安装放水阀和放气阀。专利冷却器上两个放水阀在实际工作中也能认为一个是放水阀，另一个是放气阀。
经分析，某公司认为该专利不具有《专利法》第22条规定的新颖性、创造性，是一种无效专利。其后某公司和专利权人进行了沟通，要求专利权人无偿许可某公司使用该专利，但因双方分歧较大未能达成协议。
对案情分析后，某公司决定以上述出版物为证据，用公知技术规则进行抗辩。根据庭审情况及庭下和法官的沟通，某公司认识到该案以公知技术抗辩很难成功，其主要原因是只有当被控侵权产品与公知技术的技术特征完全相同的情况下，公知技术抗辩才能成立。如技术特征不是完全相同，即使公知技术与被控侵权产品的技术特征实质上相同，法院一般情况下也不会对是否实质上相同进行认定，法院认为应由专利部门认定。
在这种情况下，某公司决定在诉讼进行的同时申请宣告该专利权无效。在提交了上述出版物《手册》作为证据，复审委员会经口头审理，决定宣告该专利无效，主要理由是对比《手册》披露的机油冷却器与专利的权利要求，两者仅存在一个区别，即前者是垂直设置，后者是水平设置。《手册》的垂直方案和该专利的水平方案都是常规方案，常规方案择其一，不具有创造性，决定宣告该实用新型专利无效。
被请求人对无效宣告决定不服，向某市中级人民法院提起行政诉讼，其主要理由是被请求人称其专利只用两个放水阀既完成了《手册》冷却器的四个放水阀和接压缩空气的放水功能，结构简单，具有创造性。而请求人则认为其省略了技术特征后也失去了原有的放水速度快和当系统发生负压时保证将冷却器自身的水快速放净的功能，因而该专利不具备省略发明的条件，应当被宣告无效。该行政诉讼是《专利法》自2001年修改后，第一起实用新型专利被宣告无效后提起的行政诉讼。法院开庭审理后认为该专利不具备创造性，也不具备省略发明的条件，判决驳回请求，维持无效宣告决定。由于专利权人未向某高级人民法院提起上诉，该无效宣告决定生效。最终，由于该专利权被宣告无效，因此在Z市中级人民法院进行的专利侵权诉讼，也以该公司胜诉而结束。
三、经验教训与案例评析
对专利侵权的指控，应首先考虑从宣告无效入手，从根本上否定专利权。要宣告无效，必须广泛搜集证据，本案就是在专利检索未能找到有力的证据情况下，公司工作人员偶然从《190系列柴油发动机使用维护手册》中发现了有力的证据，最终以此证据宣告专利权无效获得成功。
应用公知技术抗辩，应当将被控侵权的产品或方法与公知技术的技术特征进行对比，而不能将公知技术与专利技术进行对比。当被控侵权产品的技术特征与公知技术的技术特征完全相同的情况下，应用公知技术抗辩能直接被法院采纳，否则应从宣告无效入手。
四、本案法律要点
（一）实用新型专利的特征及认定
我国《专利法实施细则》第2条中规定：“实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”这种新的技术方案能够在产业上制造出具有使用价值和实际用途的产品。显然，实用新型专利应具备以下特征：第一，实用新型只保护产品，该产品应是经过工业方法制造的具有一定空间的实体。但该产品的制造方法、用途和使用方法不属于实用新型专利的保护范围。在实际申请中，若申请的专利名称虽然是一种产品，而在其权利要求书中写入的全部技术特征是一种方法或实质上是一种方法；或者没有形状和构造上的特征，而是属于用不同的工艺方法制造的相同产品，这些都不是实用新型专利的保护范围。第二，实用新型必须具有一定形状或构造，或者是两者的结合。产品的形状是可以从外部观察到的确定的空间形状，不能是平面。而产品的构造是指其各组成部分所处的相应的位置和相互之间的连接方式，以及它们的配合关系。这种构造可以是机械的，也可以是电子线路构造，即构成产品的元器件之间的确定的连接关系，或者亦有机械构造又有电子线路构造，从而构成一个完整的技术方案，实现其所要求获得的效果。因此，只有满足上述两种特征的产品才能被认定为实用新型专利。
本案中，引起争议的实体机油冷却器属于实体产品，与《手册》中的一种机油冷却器对比同属管壳式冷却器。两者之间的不同之处是，该专利冷却器比《手册》冷却器少了端盖上部的两个放水阀，以及一个端盖上设置的与压缩空气管嘴相连的均压喇叭两个技术特征。虽然两者之间有区别，但根据《专利法》实施细则第二条中规定，实用新型必须是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。根据本案中法院的判定：“对比《手册》披露的机油冷却器与专利的权利要求，两者仅存在一个区别，即前者是垂直设置，后者是水平设置。《手册》的垂直方案和该专利的水平方案都是常规方案，常规方案择其一，不具有创造性。”这便是对产品的“创造性”不认可。此外，在权利人上诉中，“请求人认为其省略了技术特征后也失去了原有的放水速度快和当系统发生负压时保证将冷却器自身的水快速放净的功能”。“法院开庭审理后认为该专利不具备创造性，也不具备省略发明的条件，判决驳回请求，维持无效宣告决定”。这是对“实用性”的不认可。
综上所述，本案中的引起争议的实体机油冷却器不属于实用新型专利。
（二）申请宣告专利无效
复审委员会中的复审程序是溯及以往的消除专利权实质性错误的途径，请求宣告专利权无效是《专利法》给其他人提供的一种通过专利复审来维护自身利益的权利。通常，请求宣告专利权无效是受到该专利权妨碍的人用以自卫的手段。
《专利法实施细则》第64条第2款详细列举了“无效宣告请求书的理由”，共十二项，可分为六类。
（1）被授予专利的发明创造不符合《专利法》第22条关于发明和实用新型专利“三性”规定，或不符合第22条关于外观设计专利的专利性条件；
（2）专利申请文件不符合法律规定；
（3）分类不明确，被授予专利的发明创造不符合《专利法实施细则》第2条有关发明、实用新型、外观设计的定义的规定；
（4）属于不授予专利权范围，即属于《专利法》第5条、第25条规定的范畴，不应被授予专利权；
（5）重复授权情形，违反“同样发明创造只能被授予一项专利”；
（6）违反“在先申请”原则。
本案中对产品是否属于实用新型专利的争议应适用第一类理由。
“三性”指新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向******专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
本案中，专利权人对产品的改造，减少了两个阀门，但实际工作原理与《手册》中的机油冷却器相同。同时，减少阀门后的产品失去了原有的放水速度快和当系统发生负压时保证将冷却器自身的水快速放净的功能。这与创造性和实用性所要求的技术进步与积极效果不相符。因此法院认定产品没有创造性和实用性，申请专利无效的理由存在。