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第36章 专利权的取得、转让、许可及无效(6)

【典型案例】

2010年3月,某生物科技有限公司聘请了许教授为该公司研发部总工程师。双方约定,许教授的主要任务就是负责开发、研制抗癌药物。合同签订后,双方就开始了密切合作。在许教授进行有关药物的开发期间,生物科技有限公司投入了大量的人力、物力和财力。但是在抗癌药物"康宁合剂"研制成功后,许教授竟瞒着生物科技公司于2010年4月19日以个人名义申请了专利。生物科技有限公司得知后认为,许教授完成的发明创造完全是一种职务行为。因此,公司才是抗癌药物"康宁合剂"的发明专利申请人,于是向人民法院提起了诉讼。

【专家评析】

从该案例中我们可以看出,生物科技有限公司与许教授之间的争议焦点就在于双方谁才是抗癌药物的专利申请人。

我国《专利法》第6条第1款明确规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。职务发明创造主要分为两类:一是执行本单位任务所完成的发明创造;二是主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造。另外,我国《专利法实施细则》第12条对"执行本单位的任务所完成的职务发明创造"和"本单位的物质技术条件"进一步明确规定。其中,"执行本单位的任务所完成的职务发明创造"是指:在本职工作中作出的发明创造;履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;退休,调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。"本单位的物质技术条件"是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

在案例中,许教授被某生物科技有限公司聘请为研发部总工程师,并且双方已经明确约定了许教授的主要任务就是负责研制、开发抗癌药物。由此可见,许教授的工作性质和职责范围与专利技术成果有着密切的联系,应当属于本单位工作任务范围之内的行为。更何况抗癌药物"康宁合剂"的研发完成,也主要利用了生物科技有限公司的人力、物力和财力。因此,受聘人员许某的发明创造确属职务发明创造,该发明创造的申请权和专利权都应该属于许某所在单位即生物科技有限公司所有。

我国《专利法》第26条规定,申请发明专利的(单位、个人或其他组织),应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。其中请求书应当写明发明的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项;说明书应当对发明作出清楚、完整、详细的说明。当然,该说明以所属技术领域的技术人员能够实现的程度为准,必要的时候,应当有附图;摘要应当简要说明发明专利的技术要点;而权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。

【法条指引】

《专利法》

第6条第1款执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

第26条申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。

《专利法实施细则》

第12条第1款专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:

(一)在本职工作中作出的发明创造;

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

16.如何申请专利实施强制许可?

【宣讲要点】

所谓专利实施强制许可,就是指国家专利局根据申请单位的情况强制专利权人许可申请人在该申请范围内合理使用自己专利的制度。例如我国《专利实施强制许可办法》第4条第1款明确规定,具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利,而未能在合理长的时间内获得这种许可时,******专利行政部门根据该单位的申请,可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。

申请人在申请强制许可时,应当提出自己未能以合理条件与专利权人订立实施许可合同的证据,并且自己的情况必须符合上述全部条件,才可以向国家知识产权局申请专利强制许可。国家专利局审查同意以后,获得专利强制许可的单位仍应与专利权人订立许可合同并向其支付专利使用费。

此外,我国《专利法》第51条明确规定,一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,而其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,******专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照前款规定给予实施强制许可的情形下,******专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

【典型案例】

陆某利用业余时间,研制出了一种带有转轴的千斤顶。2007年2月7日,陆某向专利局提出申请要求获得实用新型专利权。国家专利局于2008年4月6日予以公告,并于2009年2月16日授予其实用新型专利权。某工程安装公司在陆某的实用新型基础上又研制出一种千斤顶,并于2009年5月6日向国家知识产权局所属的专利局提出专利申请,并经专利局公告后,于2010年4月2日被授予实用新型专利。由于某工程公司的专利是在陆某专利的基础上发明创造的,因而实施过程中也就必然会涉及陆某的专利权问题。为避免承担侵权责任,某工程公司与陆某协商要求实施其专利,并支付一定数额的使用费。陆某没有同意,并且他还认为某工程公司的行为侵犯了其专利权,遂向专利局提出撤销某工程公司专利权的请求。为保护自己的权利,某工程公司随即也向国家专利局提出请求,要求对陆某的专利实行强制许可。